分割出願の図解

最終更新日:2019.6.30


分割するとは言うけれど…何を分割するのだろう

分割出願制度は特許実務において頻繁に活用されます。その頻度は、国内優先と双璧を成し、濫用といえる程に使う出願人もいます。ところで分割って、何を分割するのか…。

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定義、何を分割するのか?

分割出願は、『複数の発明を含む特許出願の一部を、1つまたは2以上の新しい別の特許出願とすること』と定義されます…が、これのどこが分割なのか?何を分割するのか…。

分割の対象は、元の出願の明細書等に含まれる、複数の発明からなる…

発明の集合体

です。分割の対象は、元の出願自体でもなく、明細書等の書類でもありません。

 

定義を意訳すると…

分割の対象が「発明の集合体」であることを考慮して、分割出願の定義を意訳すると、次のようになります。

ある出願Aの明細書等に含まれる「発明の集合体」のうちの一部の発明を「特許請求の範囲」に記載し、出願Aからの分割である旨を願書に記載した新しい出願Bを分割出願という

つまり、分割出願をすることで、元の出願Aに記載される「発明の集合体」のうちの一部の発明について、別途、新しい出願Bにおいて権利化を図ることができ、一方、発明の集合体のうち残りの発明については、元の出願Aで権利化を図ることができます。

 

分割する事情

ところで、何故、分割出願制度を利用し、発明の集合体の一部を、わざわざ別途出願して権利化を図ることになるのでしょうか。

それは、分割出願には出願時遡及効という超絶・素晴らしいメリットがあるからです。そして、そのメリットを活用したい事情は、例えば次のとおりです。

  • 元の出願Aの審査において、一部の発明と、それ以外の発明との間で課題・解決手段が似ていないために一まとめにして権利化できないという「発明の単一性」の問題があった場合
  • 元の出願Aの審査手続においては、審査の経過・出願戦術の失敗により、一部の発明について下位概念でしか権利化できそうになくなってしまい、もう一度、仕切り直したい場合
  • 元の出願Aにおいて、現状としては所望の権利を取得したが、将来的に別のカタチで権利化を望むことになるかもしれないので、分割出願して、別途の権利化の途を残したい場合

文字面だけでは理解しづらいので、分割の使い方&メリットについて、図を用いて説明します。

 

使い方&メリットの図解

下図において、例えば、元の出願Aの【発明の詳細な説明】の欄には、

  • 発明イ
  • 発明イの改良
  • 発明イの派生
  • 発明イ+発明ロ
  • 発明ハ

が記載されていたとします。この発明群は出願Aの明細書等に記載された「発明の集合体」です。

そして、これら発明の集合体の全部を、出願Aにおいて権利化しようとしたのですが、出願Aの出願日から5年後、審査の過程における何かしらの事情によって「発明ハ」を出願Aにおいて権利化することができなくなった/適切ではなくなった事情が発生したとします。

この「権利化することができなくなった/適切ではなくなった事情」とは、上記で列挙した事情等のことです。

これを受けて出願人は、「発明ハ」の権利化を諦めるのではなく、「発明ハ」を別の出願によって権利化を図ろうとします。

しかし、そのとき、「発明ハ」を出願Aとは関係のない独立した出願で権利化を試みても、「発明ハ」は出願Aの存在によって拒絶されてしまいます。 

そこで、分割出願という出願Aに紐付けた出願Bをし、その請求項の一つを「発明ハ」とすることで、「出願Aの明細書に発明ハが記載されている」という事実に邪魔されることなく発明Cの権利化を図ることができます。

なぜならば、適法な分割出願と認められれば、●●年◆月▲日に出願手続した出願Bであっても、出願Aと同じように〇〇年◇月△日に出願したものとして審査されるからです。この効果が、上述した「出願時遡及効[そきゅうこう]」という超絶・素晴らしいメリットです。

分割出願は、元の出願の明細書に記載された「発明の集合」から、一部の発明を分割して別の出願をすることである説明する図

(クリックして拡大)

なお、分割出願Bの出願Aへの「紐付け」は、上述のとおり、願書に分割である旨の特記事項を記載して元の出願(原出願)の表示をすれば足ります。そして、願書に出願Aの明細書・図面・要約を(殆ど)コピーした明細書・図面・要約と、発明Cが記載された特許請求の範囲とを添付して手続することになります(※分割に際して他にも手続はありますが)。

 

いつ分割できるか?が難しい

ところで…分割出願の一番難しいところは「いつ分割出願できるか?」という時期的要件です。簡単に説明すると、下記のとおりになります。

  1. 明細書等について補正できるとき
    拒絶理由通知が来る前、拒絶理由通知から60日など
  2. 特許査定の通知から30日以内であって、特許権設定登録前
  3. 最初の拒絶査定の謄本送達日から3月以内

これは、本当に簡単に記載しています。分割出願の時期的要件の詳細は細かく、下手をすると時期を逸してしまうので、時期的要件については、慎重に扱うことを留意したいです。



7. 分割出願の図解